特許法104条の3の規定の趣旨

(平成20年4月24日最高裁)

事件番号  平成18(受)1772

 

この裁判は、

特許法104条の3第1項に基づく無効主張を採用して

特許権の侵害を理由とする損害賠償等の請求を棄却すべきものとする

控訴審判決がされた後に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が

確定した場合において,同審決が確定したため民訴法338条1項8号の

再審事由が存するとして控訴審の判断を争うことが

特許法104条の3の規定の趣旨に照らし許されないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

原審は,本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて,

第5発明に係る特許には特許法29条2項違反の

無効理由が存在する旨の判断をして,

被上告人らの同法104条の3第1項の規定に基づく主張を認め,

上告人の請求を棄却したものであり,原判決においては,

本件訂正後の特許請求の範囲を前提とする本件特許に係る

無効理由の存否について具体的な検討がされているわけではない。

 

そして,本件訂正審決が確定したことにより,本件特許は,

当初から本件訂正後の特許請求の範囲により

特許査定がされたものとみなされるところ(特許法128条),

前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから,

これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず,

上記無効理由が解消されるとともに,

本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品が

その技術的範囲に属すると認められるときは,

上告人の請求を容れることができるものと考えられる。

 

そうすると,本件については,民訴法338条1項8号所定の

再審事由が存するものと解される余地があるというべきである。

 

(2) しかしながら,仮に再審事由が存するとしても,

以下に述べるとおり,本件において上告人が

本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは,

上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を

不当に遅延させるものであり,

特許法104条の3の規定の趣旨に照らして

許されないものというべきである。

 

ア 特許法104条の3第1項の規定が,

特許権の侵害に係る訴訟(以下「特許権侵害訴訟」という。)において,

当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められることを

特許権の行使を妨げる事由と定め,

当該特許の無効をいう主張(以下「無効主張」という。)をするのに

特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要しないものとしているのは,

特許権の侵害に係る紛争をできる限り

特許権侵害訴訟の手続内で解決すること,

しかも迅速に解決することを図ったものと解される。

 

そして,同条2項の規定が,同条1項の規定による攻撃防御方法が

審理を不当に遅延させることを目的として

提出されたものと認められるときは,

裁判所はこれを却下することができるとしているのは,

無効主張について審理,判断することによって

訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。

 

このような同条2項の規定の趣旨に照らすと,

無効主張のみならず,無効主張を否定し,

又は覆す主張(以下「対抗主張」という。)も却下の対象となり,

特許請求の範囲の減縮を目的とする

訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も,

審理を不当に遅延させることを目的として

提出されたものと認められれば,却下されることになるというべきである。

 

イ そして,前記1の事実関係の概要等によると,

①被上告人らは,既に第1審において,

第5発明に係る特許について無効主張をしており,

平成16年10月21日に言い渡された第1審判決は,

特許法に同法104条の3の規定を新設した

平成16年法律第120号の施行前であったが,

前掲最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決に従い,

上記無効主張を採用して上告人の請求をいずれも棄却したこと,

②上告人は,平成16年11月2日に

上記第1審判決に対して控訴を提起し,

平成17年1月21日に請求項5について

特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判請求をしたが,

同年4月11日にこれを取り下げ,

同日再度請求項5について訂正審判請求をしたこと,

③上記再度の訂正審判請求については,

同年11月25日に同請求は成り立たない旨の審決がされ,

上告人は同年12月22日に同請求を取り下げたこと,

④そこで,原審は平成18年1月20日に口頭弁論を終結したが,

上告人は同年4月18日に3度目の訂正審判請求をしたこと,

⑤原審は同年5月31日に上告人の控訴をいずれも棄却したが,

その理由は,第1審判決と同じく被上告人らの

上記無効主張を採用するものであったこと,

⑥上告人は,同年6月16日に上告及び上告受理の申立てをしたが,

その後3度目の訂正審判請求を取り下げて4度目の訂正審判請求をし,

さらに4度目の訂正審判請求を取り下げて5度目の訂正審判請求をしたのが

本件訂正審判請求であること,以上の事実が明らかである。

 

ウ そうすると,上告人は,第1審においても,

被上告人らの無効主張に対して

対抗主張を提出することができたのであり,

上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らすと,

少なくとも第1審判決によって上記無効主張が

採用された後の原審の審理においては,

特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含めて

早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。

 

そして,本件訂正審決の内容や上告人が

1年以上に及ぶ原審の審理期間中に2度にわたって訂正審判請求と

その取下げを繰り返したことにかんがみると,

上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を

原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを

正当化する理由は何ら見いだすことができない。

 

したがって,上告人が本件訂正審決が確定したことを

理由に原審の判断を争うことは,

原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を

原判決言渡し後に提出するに等しく,

上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を

不当に遅延させるものといわざるを得ず,

上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。

 

以上によれば,原判決には所論の違法はなく,

論旨は採用することができない。

 

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

なお,裁判官泉徳治の意見がある。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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