特許法39条1項,特許法40条,特許法123条

(平成5年3月30日最高裁)

事件番号  平成3(行ツ)98

 

最高裁判所の見解

原審の確定したところによると、

先願発明の前記特許請求の範囲の記載は、

数次の補正を経ているものであり、

逆方向軌跡の構成に当たる文言は前記の特許請求の

範囲の記載に補正される前には存在していたところ、

先願発明に係る特許出願における審判手続で、

右の「文言は所望の動作を述べたものとしか認められない。

 

動作は発明の構成に欠くことができない事項に該当しない。」

との拒絶理由通知が示されたことから、

先願発明の特許出願人は逆方向軌跡の構成に当たる

文言を削除する補正をしたというのである。

 

これによると、逆方向軌跡の構成は単に他の構成から

生ずる作用を示したにすぎず、したがってまた、

本件発明の逆方向軌跡の構成も、

発明の構成に欠くことのできない事項には

当たらないと認める余地があるというべきである。

 

しかるに、原審はこの点について何ら説示を加えないまま、

逆方向軌跡の構成の文言の有無のみをもって、

本件発明と先願発明の同一性の有無を判断したものであり、

原判決にはこの点において理由不備の違法があるといわなければならない。

 

また、先願発明の特許請求の範囲の記載にある

「短絡に際しては前記テープを逆方向に移動させる制御装置」との構成は、

逆方向軌跡の構成を包含するものであることが明らかであるところ、

逆方向軌跡の構成が、発明の構成に

欠くことのできない事項に当たるとすれば、

被上告人の本件発明は逆方向軌跡の構成のみを

採択したものであるといわなければならない。

 

この点に加え、その余の構成すべてにおいて

本件発明は先願発明と同一のものであるとするならば、

本件発明は、先願発明の構成に

更に限定を加えたものにほかならないことになる。

 

そして、被上告人は、逆方向軌跡の構成以外の構成においては、

本件発明は先願発明とすべて同一のものに

帰するとした本件審決の認定を争っておらず、また、

本件発明の構成が先願発明の構成に包含されるとしても、

なお本件発明と先願発明との同一性を否定することが

できるような特段の事情についての主張はないから、

本件発明は先願発明に包含されるものであり、

先願発明と同一の発明であるというべきである。

 

他方、右にみたところからすると、逆方向軌跡の構成が、

前記のように他の構成から生ずる作用を

示したにすぎないものであるとすれば、

本件発明が先願発明と同一の発明であることはいうまでもない。

 

そして、更に進んで本件をみるのに、

本件発明と先願発明の対象となっている通電加工装置のうち、

特に線状電極を用いて任意の連続形状を加工する態様のものにおいては、

先願発明の「短絡に際しては前記テープを逆方向に

移動させる制御装置」との構成を採択すれば、

加工電極は追跡軌跡を逆方向にたどる以外の作用を呈することはないのであって、

先願発明においても、逆方向軌跡の構成が

包含されていることは明らかである。

 

そのような通電加工装置においては、

本件発明と先願発明は同一の構成に係るものであることは

疑問の余地がなく、結局、本件発明は先願発明に包含されるもので、

先願発明と同一の発明といわざるを得ない。

 

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